El pasado 11 de enero de 2019, la División de Anulación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, “EUIPO”) dictó una resolución en virtud de la cual acuerda la caducidad por falta de uso de la marca núm. 62.638 “BIG MAC”.

Si bien esta resolución no es firme, y McDonald’s International Property Company, Ltd. (en adelante, “McDonald’s) – titular de la marca “BIG MAC” – puede recurrir ante la Sala de Recursos de la EUIPO (y en su caso, la contienda podrá seguir ante el Tribunal General, e incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), la resolución dictada por la EUIPO resulta de especial interés a la hora de preparar la prueba de uso de una marca en un procedimiento de caducidad.

El origen del procedimiento radica en una solicitud de caducidad por falta de uso de la marca BIG MAC formulada por el restaurante de comida rápida Supremac’s. A raíz de lo anterior, McDonald’s tenía que demostrar ante la EUIPO que la marca europea BIG MAC – registrada para designar productos y servicios de las clases 29; 30 y 42- había sido utilizada de forma real y efectiva en el territorio de la Unión Europea entre el 11 de abril de 2012 y el 10 de abril de 2017.

Pues bien, con el fin de acreditar el uso de su marca BIG MAC, McDonald’s aportó la siguiente documentación:

Tres affidavits (o declaraciones juradas) de los representantes de McDonald’s en Alemania, Francia y Reino Unido (sobre cifras de ventas, materiales promocionales y packaging de los sándwiches).
Impresiones de las distintas páginas webs nacionales de McDonald’s en los Estados Miembros de la UE donde aparece publicado el sándwich “BIG MAC”.
Impresión de la información publicada en la enciclopedia Wikipedia®.

Tras analizar la documentación proporcionada por el titular de la marca, la EUIPO concluye que no permite acreditar el uso real y efectivo de la marca BIG MAC en la Unión Europea. La decisión se basa en el hecho de que los documentos aportados en el procedimiento son insuficientes para corroborar la información transcrita en los Affidavits, al tratarse de documentos confeccionados por el propio titular de los derechos y que, por lo tanto, no demuestran que la marca ha sido efectivamente utilizada en el tráfico económico.

En lo que respecta a las declaraciones juradas, la EUIPO empieza por recordar son pruebas admisibles, si bien tienen menor carácter probatorio al tratarse de documentos confeccionados por las partes. Añade que el valor de los Affidavits dependerá de si el resto de la prueba aportada permite o no apoyar las declaraciones realizadas en dichos certificados.

En lo que respecta a las impresiones de las páginas web de McDonald’s, la EUIPO señala que, si bien permiten demostrar que la marca está presente en internet, no demuestra que está siendo objeto de un uso efectivo y real. En este sentido, la EUIPO precisa que para que una impresión de internet pueda ser tenida en consideración para demostrar el uso de una marca, será necesario aportar, por ejemplo, una muestra de las visitas recibidas en dichas páginas webs en un determinado periodo de tiempo, así como de los accesos realizados por los consumidores a las webs desde los diferentes Estados Miembros de la UE.

En los que respecta a los fascículos publicitarios, la EUIPO señala que McDonald’s no ha proporcionado prueba alguna sobre su distribución entre los consumidores, mientras que la EUIPO manifiesta que la mera aportación de los packaging de los productos BIG MAC al procedimiento no es suficiente para demostrar su uso, dado que no da cuenta de los productos envueltos en dicho packaging que han sido ofrecidos a la venta.

Finalmente, la EUIPO no considera que la impresión de la información ofrecida por la enciclopedia Wikipedia®, puesto que no se trata de una fuente fiable de información.

A pesar de esta resolución, es de señalar que McDonald’s no ha perdido toda la exclusividad sobre la denominación BIG MAC en el territorio de la Unión Europea, dado que existe otra marca de la UE que protege esta misma denominación, sin contar con los distintos registros que tiene a nivel nacional en los distintos países de la UE.

Es de esperar que McDonald’s recurra esta resolución, tratando de complementar la prueba aportada ante la División de anulación. El éxito de su defensa dependerá entonces de la admisibilidad de la nueva prueba por parte de la Sala de Recursos de la EUIPO, quien es de recordar tiene la facultad de decidir si procede o no dicha nueva aportación (véase Sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2007 en el asunto C-29/05 P, párrafos 43 y 44, Decisión número R 282/2009-1 de la Primera Sala de Recurso de fecha 9 de junio de 2010).

*Noticia tomada de: https://baylos.com/actualidad/caducidad-por-falta-de-uso-de-la-marca-big-mac

21/01/2020